专利的「默示许可」分析

作者：付伟   律师、专利代理人

原标题：浅谈专利的默示许可

笔者在实践中遇到了这样的一种情况，涉案专利包括两个主题，其中的一个主题保护“一种专用于洗衣机的电机”，另一个主题则保护“使用该专用电机的洗衣机”，专利权人售出该专用电机后，其购买者将该专用电机组装、制造洗衣机的行为，以及销售该洗衣机的行为是否构成专利侵权？

要回答上面的问题，需要讨论什么情况下才构成专利侵权。

通常认为，认定专利侵权需要满足两个要件，即形式要件和实质要件，形式要件要求：（1）侵害的是否为在该地域受保护的有效专利；（2）行为人是否经专利权人许可；（3）是否属于以生产经营为目的实施该专利的行为（即专利法第11条所规定的几种侵权行为）。而实质要件则需要考虑侵权行为所涉及的技术特征落入专利的保护范围（包括字面范围和等同范围）。对比上述两个要件，在本案中，虽然行为人从专利权人处合法购买了专用电机，但是，洗衣机专利权合法有效，制造和销售洗衣机的行为亦未经专利人许可，其符合上述的形式要件和实质要件，构成对洗衣机专利权的侵犯。

对于此处，是否可以适用《专利法》第69条规定之（一）所规定的“专利权用尽”原则？

专利权用尽原则是对专利权效力的一种十分重要的限制，其目的在于防止对专利权的保护超过合理的限度，对正常的经济社会秩序产生不良影响。

专利权用尽原则的具体含义是：“公众中的任何人在购买合法售出的专利产品，也就是由专利权人或者其被许可人售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品之后，应当享有自由处置其购买的产品的权利。此后，无论该购买者以何种方式使用、许诺销售、销售该产品，均不应当构成侵犯该项专利权的行为。[1]”专利权用尽就好比专用于某餐厅的用餐券，行为人在权利人处购买到该用餐券后，可以凭借该用餐券在该餐厅无限享用美食，但是你很难想象，行为人踏出该餐厅步入另外一家餐厅时，该用餐券依然还能赋予他享受第二家餐厅的美食的权利。因此，对于专用电机的合法购买者，只是该专用电机的专利权用尽，并不能当然导致使用该专用电机的洗衣机的专利权用尽。

基于以上分析，似乎应该得出必然侵权结论，但是之于一个理智清晰的社会人，明显能够感受到这样的结论又充满了不合理性，专利权人前一秒可以通过售出该专用电机获取对价的利益，下一秒又可以禁止他人运用已经售出的电机组装洗衣机而独享垄断权，购买者从专利权人处所购买的犹如废铜烂铁，而专利权人却能两处受益。甚至，如果该行为被最终认定为侵权，专利权人可以通过钓鱼的方式在专利诉讼中获取不当赔偿。因在考虑专利侵权时，并不需要确定购买者是否实际知悉该专利权的存在，只要经授权公告，就能够产生使公众知悉的效果。如果购买者在购买该专用电机时实际并不清楚洗衣机专利的存在，而专利权人亦无法律规定的告知义务，专利权人可以等待购买者制造、销售洗衣机至一定规模后，起诉购买者并要求支付高额的赔偿金。

有该困扰的并非此孤案，其还可以包括下列情形：

某专用零件并无专利权保护，而拥有专利权的是使用该专用零件的设备，行为人从设备专利权人处合法购买了该专用零件后，则生产、销售该设备是否构成专利侵权？

某专用设备无专利权保护，但是使用该专用设备制造产品的方法具有专利权，行为人从方法专利权人处合法购买了该专用设备，则使用该方法的行为是否构成专利侵权？

某专用设备和使用该专用设备制造产品的方法均具有专利权，行为人从同一专利权人处合法购买了该专用设备，使用该方法的行为是否构成专利侵权？

某原料并无专利权保护，但是该原料唯一商业用途的产品拥有专利权，行为人从产品专利权人处合法购买了该原料，则制造销售该产品的行为是否构成专利侵权？

对于此问题，其他国家采取了一种什么样的立场？

当上述问题出现时，多数国家采用了一种默示许可（implied licence）的立场，其也称为隐含许可, 即有别于以书面合同等方式确立的明示许可，它是指在一定情形之下，专利权人以其非明确许可的默示行为，让被控侵权人专利使用人产生了允许使用其专利的合理信赖从而成立的一种专利许可形态[2]。早在1927年，美国联邦最高法院在De Forest Radio Tel Co v. United States案的判决书中就对默示许可予以阐明：“以实现许可使用为目的，正式授权许可并非是唯一途径，专利权人无论采用语言还是行为，其实施的结果，只要能够让第三人感受或推定专利权人已经同意他人实施专利，或被认为已经许可他人实施专利，就构成实质意义上的许可。他人实施专利后，一旦被专利权人控告专利侵权，实施人就可以以专利默示许可提起抗辩。”[3]

我国在《专利法》在2008年修改前，其第十二条前半段规定：“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。”即专利许可的方式必须是书面许可，这使得“默示许可”在我国条文上处于无法可依的尴尬地步。2008年修改《专利法》时，全国人大法律委员会接受建议，对此处进行了修改，将上述“书面形式”的限制删除。国家知识产权局条法司认为，此举即是结合专利制度的特点，为在实践中认定专利默示许可奠定法律基础，从而确保专利制度的正常运作,防止滥用专利权的行为。[4]

由此不难发现，其实不管是国内还是国外，都对默示许可采取了积极承认的态度，只是目前国内尚无法律、法规或者司法解释予以明确确认，但在司法领域中，默示许可其实不乏有相关案例，以下笔者将结合案例对默示许可进行进一步论述。

案例：福药公司与辽宁省知识产权局专利侵权纠纷处理决定再审案[5]

江苏微生物研究所拥有一项名称为“一种含1-N-乙基庆大霉素C1a或其盐的药用制剂及其制备方法”的发明专利权，其发现福药公司生产销售的硫酸依替米星氯化钠注射液（以下简称为依替米星注射液）落入该专利权的保护范围，请求辽宁省知识产权局对此进行处理，而福药公司则辩称，其生产依替米星注射液的原料药购自于专利权人以及其许可人，该原料药仅具有生产依替米星注射液的唯一商业用途，因此不构成侵权。为方便理解本案，笔者将该案关系整理成下图。

辽宁省知识产权局受理后对此做出专利侵权纠纷处理决定。其认为：该专利权的保护范围是明确的，只要含有硫酸依替米星的药用制剂，就属于本案专利保护对象。福药公司生产的硫酸依替米星氯化钠注射液落入本案专利权保护范围。该专利侵权纠纷处理决定要求福药公司自收到处理决定书之日，停止生产和销售上述专利产品。

福药公司对此处理决定不服，向沈阳中院提起行政诉讼，沈阳中院判决维持该行政决定有效，其认为专利许可的应当是书面的方式作出的。福药公司主张其生产“硫酸依替米星氯化纳注射液”是由专利权人方圆公司和专利独占许可人山禾公司提供原料药并帮助取得药品注册批件，是得到专利权人许可的，所以不构成专利侵权。但因福药公司提供的证据不能证明其已取得专利权人之一方圆公司的书面授权许可生产该专利产品，且方圆公司只是在2008年之前向其提供过该专利产品的原料药，当时方圆公司并不是涉案专利的专利权人，其无权同意或许可福药公司实施该专利权。

福药公司不服一审决定，向辽宁省高院提起上诉，辽宁省高院撤销了一审判决以及辽宁省知识产权局的处理决定。其认为：“辽宁省知识产权局在作出被诉专利侵权纠纷处理决定过程中没有全面充分考虑福药公司提出的抗辩事由，也没有对福药公司是否构成专利侵权进行综合分析判断，仅以侵权产品是在福药公司处生产和销售、福药公司未与专利权人签订书面授权许可合同为由，认定福药公司实施了侵犯专利权的行为，认定事实不清，主要证据不足”。

江苏微生物研究所对上述二审判决不服，向最高人民法院提起再审，最高法在本案中选择站队“默示许可”，其驳回了江苏微生物研究所的再审申请，并对此进行了说理，最高法认为：“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。该规定并非效力性强制性规定，未订立书面实施许可合同并不意味着必然不存在专利实施许可合同关系。因此，专利实施许可并不只有书面许可一种方式，默示许可亦是专利实施许可的方式之一。例如，如果某种物品的唯一合理的商业用途就是用于实施某项专利，专利权人或者经专利权人许可的第三人将该物品销售给他人的行为本身就意味着默示许可购买人实施该项专利。根据查明的事实，福药公司生产硫酸依替米星氯化钠注射液的原料药购自专利权人与他人合资设立的企业方圆公司或者得到专利权人许可的第三人山禾公司。虽然硫酸依替米星原料药本身不属于本案专利保护范围，但如果硫酸依替米星原料药唯一合理的商业用途就是用于制造本案专利产品，那么专利权人自己建立的企业或者经专利权人许可的第三人销售该原料药的行为本身就意味着默示许可他人实施专利。”

本案中，福药公司的生产、销售行为发生在2008年及以前，但是辽宁省高院和最高法在审判过程中都旗帜鲜明的坚定了默示许可的观点。其实，在我国与专利默示许可相关的案例并不罕见，早在2008年，最高法就在《最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准复合载体夯扩桩设计规程设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯实施权问题的函》（[2008]民三他字第4号）中第一次以明文的方式确认了专利默示许可的存在及其合法性，但由于法律法规及司法解释一直未对其予正式承认，才使得专利默示许可的一直没有进入幕前，本案的审判对于后续类似案件具有参考意义。但作为成文法系国家，笔者建议应当在适当时机将专利默示许可以法律条文的方式予以明确, 以此增强其稳定性和明确性。

至此，回到本文开头提出的问题，若以默示许可的观点，专利权人在向购买者售出该专用电机后，其亦对该购买者做出了洗衣机专利做出了许可，购买者作为被许可人有权使用上述洗衣机专利，即可制造、使用、销售、进口、许诺销售上述洗衣机。

注释：

[1]尹新天：《专利法详解》，知识产权出版社，2011年3月第1版。

[2]袁真富：《基于侵权抗辩之专利默示许可探究》，载于《法学》2010年第12期，第109页。

[3]李文江：《我国专利默示许可制度探析——兼论《专利法》修订草案（送审稿）第85条》，载于《知识产权》2015年第12期，第78页。

[4]尹新天：《专利法详解》，知识产权出版社，2011年3月第1版。

[5]（2011）知行字第99号，最高人民法院。

作者：付伟 律师、专利代理人

编辑：赵珍          校对：纵横君