法官说商标 | 新《商标法》背景下部分商标注册绝对条款的适用

2019年4月23日修正的《商标法》自2019年11月1日起施行，至今已满一年。目前法院审理的案件中，商标驳回复审案件存在适用2019年《商标法》的情况。商标无效宣告案件因法不溯及既往原则，一般仍适用修改前《商标法》。从无效宣告行政审查的法定周期预判，2021年起法院会陆续受理适用2019年《商标法》的无效宣告案件。理论上说，商标不予注册复审案件因涉案商标尚未核准注册，故可适用2019年《商标法》［1］，但由于商标不予注册复审案件前端程序的启动依赖于异议人申请，而行政机关审查的范围受到异议申请事实和理由的限制，故当异议理由不包括2019年《商标法》新增内容时，无法主动适用，这会导致事实上很多商标不予注册复审案件并不涉及2019年《商标法》新增内容的讨论。

一、有关《商标法》第四条的适用

2019年《商标法》修正的一大亮点是第四条。2019年《商标法》第四条在原有的“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册”之后，增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。从立法过程中的文件来看，增设第四条的主要目的在于规制非以使用为目的的商标注册申请，同时，对合法经营企业出于预防性目的申请注册的商标，设置了例外。［2］有观点认为，第四条仅规定了不以使用为目的的恶意注册申请应当予以驳回，难道其他类型的恶意注册申请不应予以驳回吗？并认为“不以使用为目的”是多余限定，只需规定“恶意商标注册申请应当予以驳回”即可。笔者认为，如前所述，第四条的立法初衷是制止非以使用为目的的商标注册申请，这里的“恶意”二字主要是相对于预防性目的申请注册这一“非恶意”而言的，并非意指所有恶意类型。事实上，以一个条款解决所有的恶意注册申请是不可能的，而《商标法》第七条第一款对于申请注册和使用商标应当遵循诚实信用原则亦已做出总括性规定。因此，在适用第四条时应当把握，“不以使用为目的的恶意商标注册申请”既不等于不以使用为目的的商标注册申请，也不等于恶意商标注册申请。

在驳回环节，第四条一般适用于无使用意图的规模性注册。由于商标核准注册前申请人无使用义务，故一般只能考察申请人的使用意图。关于使用意图，可以根据商标申请人的经营范围、经营规模、申请注册商标的数量和类别（可考虑关联主体的情况）、行为方式（有无被认定构成恶意注册、有无故意侵犯他人商标权等的记录）等因素进行推定。商标申请人可以提交证据予以反驳。证据既包括已投入实际使用的证据，也应当包括意图使用的证据，如必要的准备、意图使用的合理计划等等。据商标行政审查部门介绍，针对拟适用2019年《商标法》第四条的案件，一般会发送审查意见书，由申请人提供其申请注册商标的合理理由及相关证据。实践中，已有一些驳回复审案件涉及《商标法》第四条的适用。如“HORCHH及图”商标驳回复审案中，法院认为，诉争商标原申请人申请了多件包含他人在先具有一定知名度商标的标志，包括“迈腾”“迈巴赫”等，该行为具有攀附他人商誉的不正当意图，有违诚实信用原则，易产生不良社会影响，违反了《商标法》第四条、第七条第一款、第十条第一款第（八）项的规定，诉争商标转让的情况不影响前述条款的认定。［3］

除驳回程序外，在异议和无效环节，《商标法》第四条亦可规制无使用意图的规模性注册。同时，与驳回程序中“不以使用为目的”大多只能通过注册规模来判断不同，无效程序中，由于诉争商标已经核准注册，“不以使用为目的”可以通过其取得注册后的行为来判断。比如注册后合理时间内无使用行为、注册后未经使用即转让或寻求出售等。此时的“恶意”，可以结合注册行为是否违反诚实信用原则来判断。当然，对于注册后多长时间未使用可以推定为不以使用为目的，这需要结合个案和日后实践逐步积累经验。

另外，由于目前仍处于2019年《商标法》实施过渡期内，大量案件仍适用2014年施行的《商标法》，在2019年《商标法》已经施行的背景下，2014年《商标法》第四条的内涵能否做扩大理解，以用于规制“不以使用为目的的恶意商标注册申请”行为？［4］对此笔者认为，在无效环节，2014年《商标法》第四十四条第一款基本能解决囤积商标或者抢注多个他人在先权利标识、公共资源标识等行为，上述行为与“不以使用为目的的恶意商标注册申请”行为有较大范围的重合，故无扩大适用之必要。但在驳回环节，并无适当条款足以解决上述问题。《商标法》第十条第一款第（七）（八）项可以解决一部分抢注知名人物姓名、特点词汇等问题，但有些囤积行为无法制止。笔者认为，在驳回环节针对上述情形确无其他条款可适用时，可以考虑扩大理解并适用第四条。在异议环节，有两种方案可以解决法律适用上的困难，一是类推适用2014年《商标法》第四十四条第一款，二是如上扩大解释第四条，后文会就类推适用问题再做讨论。

二、有关《商标法》第四十四条第一款的适用

根据《商标法》第四十四条第一款的规定，已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。该条款在2019年修法时未作修改。在2014年《商标法》施行期间，该条款多在无效案件中用于规制囤积商标或者抢注多个他人在先权利标识、公共资源标识等行为。如在“燕鸥”商标无效宣告请求案中，法院认定，在案证据不足以证明诉争商标构成2014年《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。但是，第三人在多个商品、服务类别上申请注册上千件商标，其行为已超出第三人正常生产经营需要，且未提供证据证明申请注册诉争商标的实际需求，亦未做出合理解释，第三人的行为扰乱了正常商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境，违反公序良俗原则，已构成《商标法》第四十四条第一款所述“其他不正当手段取得注册”的情形。［5］在“冰雪奇缘”无效宣告请求系列案中，针对诉争商标核定使用的“珠宝首饰、手表”等类别商品，法院认为其与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围基本吻合，容易导致相关公众误认为其经过电影《冰雪奇缘》权利人的许可或者与权利人存在特定联系，从而影响相关公众对其指定使用的商品来源的认知，诉争商标违反了《商标法》第三十二条的规定。针对诉争商标核定使用的“保险、银行、不动产出租”等类别服务，法院认为其与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围差距较大，不易导致相关公众误认。但是，原告共申请注册了2000余件商标，且在45个类别上申请注册了50件“冰雪奇缘”商标，远远超出了实际使用的范围，其大规模抢注商标的行为，损害了公共秩序、公共利益，妨碍了我国的商标注册管理秩序，诉争商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。［6］

除在无效案件中适用以外，在异议或不予注册复审案件中，存在参照适用第四十四条第一款的情况。主要原因是，首先，在异议复审或不予注册复审案件中，对于囤积商标或者大量抢注他人在先权利标识、公共资源标识等破坏商标注册秩序的行为，并无其他适当条款可以适用。其次，如果异议程序中不管，而是留到无效阶段再解决，只会制造更多的无效注册商标，社会效果较差。关于上述类推适用，虽然在行政审查和司法实践中达成了共识，但囿于法条在字面上有“已经注册的商标”的限定，故一直存在质疑的声音。2019年《商标法》修订后，由于增设了第四条，第四十四条第一款回归其字面限定，仅适用于已经注册的商标、不再类推适用至申请注册阶段的商标，具备了一些条件。但也有一些难以规制的情况。如诉争商标（被异议商标）不属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，但属于“以其他不正当手段取得注册”的情况（比如虽然是以不正当手段取得注册但已经投入使用或能够证明使用意图，这里预设的前提是难以认定违反《商标法》其他条款），这类情形难以认定违反《商标法》第四条，如果也不能纳入第四十四条第一款进行调整，就只能等待商标注册后再启动无效程序。当然，这类情形在不予注册复审案件中应该并不多见，是否需要为此突破第四十四条第一款“已经注册的商标”的限制，可以再斟酌。除“以其他不正当手段取得注册”之外，第四十四条第一款还规制“以欺骗手段取得注册”的情形，如弄虚作假、伪造证件等，并且针对这类情形没有其他具体条款可以适用，而听任以欺骗手段申请的商标获准注册、并在取得注册后再予以无效，并不合
理也不经济。因此，针对第四十四条第一款所指“以欺骗手段取得注册”的情形，类推适用至申请注册阶段的商标，似乎还是必要的。

如前所述，目前仍处于2019年《商标法》实施过渡期内，大量案件仍适用2014年《商标法》，对于适用2014年《商标法》的案件，还是否有必要将第四十四条第一款有关“以其他不正当手段取得注册”的规定类推适用至不予注册复审案件。对此笔者认为，要结合救济的必要性、不予注册复审案件的法律适用、程序经济原则等综合考虑。首先，对于囤积商标或者大量抢注他人在先权利标识、公共资源标识等行为，在不予注册复审阶段即予以规制，而非留到无效阶段再解决，是更理性的选择。其次，不予注册复审案件因涉案商标尚未核准注册，可适用2019年《商标法》，但行政司法审查的范围受到异议申请的限制，故如何适用法律可以结合具体的异议理由来判断。针对前述囤积、抢注等事实主张，如果当事人提出的法律依据包括2014年《商标法》第四条，则可以直接转而适用2019年《商标法》第四条。当然，如果诉争商标已经投入使用或能够证明使用意图，恐适用2019年《商标法》第四条存在障碍；如果当事人提出的法律依据包括2014年《商标法》第四十四条第一款，可以在听取各方当事人意见陈述的基础上，释明将法律依据转换成第四条。因为当事人对于2014年《商标法》施行期间，第四十四条第一款可在不予注册复审程序中类推适用是有预期的，法律的调整应尽量避免损害这种预期，并且这种情形留待无效程序中再行解决，亦不符合程序经济原则；如果当事人提出的法律依据不包括《商标法》第四条和第四十四条第一款，而是包括第七条第一款、第十条第一款第（七）（八）项等，考虑到法条之间的差距，笔者认为此时不宜转换成第四条进行评价。

三、有关《商标法》第七条第一款的适用

《商标法》第七条第一款规定：申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。关于该条款，争论最多的就是其能否作为商标注册的实质要件，并在驳回、异议和无效程序中直接适用。目前案例中讨论的多为2014年《商标法》第七条第一款的适用问题，但由于2019年修法时并未修改该条款，故这种讨论对于2019年《商标法》第七条第一款的适用亦具备参考性。

多数观点认为，该条款属于原则规定，其内涵实质已经体现在《商标法》具体的实体条款之中，故不宜在具体案件中直接适用。如“星港”商标无效宣告请求案中，法院认为，2013年《商标法》第七条规定系关于诚实信用的原则性条款，其立法精神已体现在《商标法》具体条款中，该条款并非商标权无效宣告直接适用的法律依据，本院对诉争商标的注册是否违反诚实信用原则不再单独予以评述。［7］

少数观点则认为可以直接适用，或结合其他条款一并适用。如“肉典食堂”商标无效宣告请求案中，一审法院认定，第三人提交的证据显示，在诉争商标申请注册前，原告有韩国留学背景，且知悉第三人开设的烤肉餐饮店和“육전식당肉典食堂”标识。原告在使用诉争商标的过程中，违背客观事实，宣称其系第三人在中国区海外店代表理事吴会哲，其经营的门店系第三人唯一一家海外店等内容，该虚假宣传行为因违反《广告法》第五十五条第一款的规定被杭州市萧山区市场监管局予以行政处罚。此外，原告名下共申请注册了第34868236号、第34885657号“肉典食堂”商标和诉争商标三件商标，其中第43类服务上的第34885657号“肉典食堂”商标与第三人实际经营的韩国餐厅标识完全相同。原告的上述行为具有明显复制、抄袭、摹仿他人商标的故意，攀附他人商标的知名度和美誉度，违反了诚实信用原则，不仅会导致消费者对商标来源产生误认，更有损公平竞争的市场秩序，应当予以制止。综上，原告在申请注册诉争商标前即知晓第三人商标，在实际经营中继续实施了混淆消费者认知、扰乱市场秩序的违法行为，其主观恶意、不诚信行为和不正当手段持续存在，应当受到《商标法》原则性与具体条款的规制，因此，被告适用2014年《商标法》第七条和第四十四条第一款的规定对诉争商标予以无效宣告并无不当。［8］
 

从实践情况看，少量的适用第七条第一款的案件往往是既不属于“无使用意图的注册申请”也不属于“抢注多个他人在先权利标识、公共资源标识等情形”，其所调整的行为对商标注册秩序和公共利益的损害有限，更多损害的是相对人的利益，违反了诚实信用原则，但又无法适用其他具体条款。这也比较好理解，第七条第一款是原则性条款，一般情况下不能直接适用是多数共识，如果有其他条款可以适用，自然没有适用第七条第一款的必要。只有当无法条可用，但认为确有救济之必要时，才会选择原则性条款。但这是一把双刃剑，能否适用、如何适用，有待司法实践进一步积累经验和研究讨论。比如前面提到的以欺骗手段申请注册但尚未核准的商标，如果不选择类推适用第四十四条第一款，能否适用第七条第一款，就可以研究。

四、几对关系的理解和把握

（一）2019年《商标法》第四条与第十条第一款第（七）（八）项的适用关系

《商标法》第四条和第十条第一款第（七）项、第（八）项当然有其各自适用的典型场合，但实践中亦可能存在某种交叉，比如对于抢注多件知名人物姓名、热点词汇、敏感词汇的，在2019年修法之前，可能会适用第十条第一款第（七）项或第（八）项进行调整。修法之后，就多了一个法律适用的可能，即《商标法》第四条。但《商标法》第四条需要考虑使用意图，其中往往包含着审查者的推定，且当事人可以提交证据推翻有关使用意图的推定。因此，从稳定性的角度考虑，“使用目的”和“使用行为”的认定更易发生变化，稳定性不及第十条第一款第（七）（八）项。如2020年3月，针对韩树伟等申请注册的63件与抗击新冠肺炎疫情有关的词汇“火神山”“雷神山”“钟南山”“方舱”等商标，国家知识产权局即依据《商标法》第十条第一款第（八）项予以驳回，其中不排除有类似考量。此外，“不以使用为目的的恶意商标注册申请”不宜再同时认定为“有其他不良影响”，一些案件中对于该种情形再合并适用第十条第一款第（八）项的做法有待商榷。

（二）2019年《商标法》第四条与第四十四条第一款的适用关系

2019年修法之前，对于囤积商标的行为一般适用第四十四条第一款予以规制，修法之后，对于囤积商标且不属于合理的防御性注册的，理应纳入第四条的规制范围。由于第四十四条第一款限定了其适用场合为“已经注册的商标”，故在驳回和异议程序中，第四十四条第一款不应也无必要再用于规制上述情形。但在无效程序中，应当如何把握两个条款的适用顺序呢？笔者认为，“其他不正当手段取得注册”应理解为除《商标法》已明确规定的属于不正当手段取得注册之外的其他情形（主要针对的是绝对事由）。第四条为单独的无效条款，“不以使用为目的的恶意商标注册申请”亦可理解为一类不正当手段的注册，故第四条应具有适用上的优先性。此外，对于有囤积行为但诉争商标本身已投入实际使用的，第四条恐难以适用，但不排除可以适用第四十四条第一款。当然，如果诉争商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。［9］但实践中，因符合该情形而免于无效宣告的并不多见。

（三）2019年《商标法》第四条、第四十四条第一款与相对条款的适用关系

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》17.5条指出，审理商标不予注册复审、商标权无效宣告请求等行政案件时，根据在案证据能够适用《商标法》其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的，不再适用《商标法》第四十四条第一款。这也是当前司法实践中遵循的一般做法。究其原因，笔者认为一方面与“其他不正当手段”的表述本身具有排他性和兜底性有关，另一方面也与旧法背景下出于规制恶意注册的需要存在类推和扩大适用该条款的情况有关，故宜进行适当限制。2019年《商标法》实施后，如果第四十四条第一款无需类推或扩大适用，还有无此类适用限制？《商标法》第四条有无此类适用限制？笔者认为，商标授权确权行政纠纷中并不禁止相对理由和绝对理由并行适用，如果诉争商标既损害了他人在先权利，又属于非以使用为目的的恶意注册，并用相对条款和第四条并无不妥。但对“其他不正当手段”来说，因其内涵先天有模糊性和包容性，为避免不适当的扩大，谨慎适用还是必要的。

注释

    ［1］ 《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》（法释〔2014〕4号）第六条规定，“对于在《商标法》修改决定施行前当事人就尚未核准注册的商标申请复审，商标评审委员会于决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查时适用修改后的《商标法》。”该条虽然是就2014年《商标法》的适用作出的解释，但对2019年《商标法》来说，规则应该是一致的。 

    ［2］2019年4月20日，时任司法部部长傅政华在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议上做了关于《〈中华人民共和国建筑法〉等8部法律的修正案（草案）》的说明，其中关于《中华人民共和国商标法修正案（草案）》的部分提到，为规制恶意申请、囤积注册等行为，增加规制恶意注册的内容。增强注册申请人的使用义务，在第四条第一款中增加了“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回”的规定。4月23日，全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《〈中华人民共和国建筑法〉等8部法律的修正案（草案）》审议结果的报告指出，草案在《商标法》第四条第一款中增加规定：“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回。”有些常委会组成人员提出，考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况，对此类申请不宜一概予以驳回。宪法和法律委员会经研究，建议修改为：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”
 
    ［3］见北京知识产权法院（2020）京73行初3684号行政判决书。此案一审判决系维持了被诉决定关于2019年《商标法》第四条、第七条第一款、第十条第一款第（八）项等条款的适用。 

    ［4］2014年《商标法》施行期间，第四条虽未明确为驳回、无效条款，但在实践过程中，亦存在若干适用情形，主要包括：在规制囤积商标行为时，将第四条和第四十四条同时援引论述，但法条落脚在第四十四条；在论述自然人伪造个体工商户营业执照申请注册商标属于第四十四条第一款所述的欺骗手段时，作为自然人申请商标应当提交个人工商户营业执照的合理性的论证依据；在驳回和异议案件中，对于诉争商标注册人已注销的，援引该条款认为无准予注册之必要等。此外，在2019年《商标法》修正前夕，北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》中，7.1条即为【商标法第四条的适用】，对商标申请人明显缺乏真实使用意图的若干情形明确可适用第四条。

    ［5］见北京知识产权法院（2020）京73行初128号行政判决书。 

    ［6］见北京知识产权法院（2017）京73行初5942号、6813号行政判决书等。
 
    ［7］见北京市高级人民法院（2020）京行终3293号行政判决书。 

    ［8］见北京知识产权法院（2020）京73行初4202号行政判决书。 

    ［9］见《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》17.4条。