从专利侵权诉讼探讨发明、实用新型专利申请文件的撰写

作者：廖青松 沈钱

原标题：从专利侵权诉讼探讨发明、实用新型专利申请文件的撰写

2018年12月5日，国务院常务会议通过了《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》，草案最大的亮点就是“加大专利保护力度，维护权利人合法权益”。专利权人合法权益的维护依赖于专利授权后的维权行为，而诉讼既是最重要的维护专利权人合法权益的途径，也是能维护专利权人合法权益的最终途径。专利侵权诉讼的前提是存在专利权，专利权的基础则是专利申请文件本身，可见专利申请文件对专利侵权的维权行为有至关重要的影响。本文拟从专利申请文件对专利侵权诉讼的影响来探讨专利申请文件的撰写。

为了有利于专利权人维权行为的开展，专利申请文件的撰写应尽可能大的获的授权保护范围，并尽可能利于侵权行为发现和侵权判定，以及尽可能规避各种侵权抗辩和利于获得侵权赔偿。

以下从申请文件整体、权利要求书、说明书三块分别探讨如何撰写专利申请文件更加有利于专利权人后续维权行为的开展。

一、关于申请文件整体撰写的探讨

1.若不能确定专利权的保护范围，可以判决驳回原告诉讼请求，而发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。因此，为了便于保护范围的确定，权利要求书一定要简洁、清楚，说明书与权利要求应保持一致或者不得相互矛盾，说明书必须围绕权利要求书撰写，并对原理、效果等详细描述，以便仅根据权利要求的描述无法获得确定的保护范围时，说明书可对保护范围作出有利于专利权人的解释。

2. 仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案，应视为专利权人放弃了该技术方案，权利人主张该技术方案落入专利权保护范围的，不予支持。因此，为了避免技术方案的无偿捐献，如非特殊要求，尽量做到技术交底书提及的内容全部在说明书中体现，说明书中包含的技术方案或技术特征在权利要求书中全面体现（还可避免发明人指责漏掉技术点；另外，按照无效程序的修改原则，只有在权利要求中描述的技术特征才能参与到无效程序的修改中去）。

二、关于权利要求书撰写的探讨

1. 采用“由……组成”表达方式的权利要求为封闭式权利要求，一般应解释为不含有权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤，被诉侵权技术方案在包含一项封闭式权利要求全部技术特征的基础上，增加其他技术特征的，应当认定被诉侵权技术方案未落入该权利要求的保护范围。因此，为了尽可能大的获得保护范围，如非特殊要求，尽量采用开放式写法，不宜采用“由……组成”表达方式。

如：一种XX设备，由A系统和B系统组成，如果涉嫌侵权产品在包含AB系统的基础上，增加了C系统，则不侵权；若写成一种XX设备，包括A系统和B系统，如果涉嫌侵权产品在包含AB系统的基础上，增加了C系统，则侵权。

2. 被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围，专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。因此，为了尽可能大的获得保护范围，如非特殊要求，不宜限定应用领域、用途、使用环境等。

如：权利人甲拥有一种用于测量火车速度的传感系统专利，包括A、B、C、D，发现某款汽车上（乙）用了一款测量车速的传感系统，也包括了A、B、C、D四大技术特征，是否会侵权，则存在以下情况：

第一种情况，权利人甲若主张侵权，则得证明汽车上的这款传感系统能用在火车上且能正常测量火车速度，反之，乙若能证明汽车上的传感系统不能在火车上的正常使用则可认为不侵权抗辩成功；

第二种情况，若根据权利人甲的申请文件能得到其的传感系统仅仅能用于测量火车的速度，则无论如何，汽车上应用的传感系统都不会侵权。

3. 权利要求采用数值范围特征的，权利人主张与其不同的数值特征属于等同特征的，一般不予支持；权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的不予支持。因此，为了有利于等同侵权的认定，如非特殊要求，不宜包含具体数值范围限定，也不宜包含“至少”、“不超过”等用语对数值特征进行界定。

4. 在确定专利权保护范围时，不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中。因此，为了避免将保护范围做缩小解释，独权依据发明目的（技术问题）出发，仅包括解决技术问题的必要技术特征，并尽量采用上位写法，可以解决多个技术问题时，独权仅包括解决首要解决的技术问题的必要技术特征。

5. 为了尽可能大的获得保护范围，为了有利于获得侵权赔偿，为了减少侵权人采取分工合作逃避侵权，为了减少侵权人逃避法律责任的可能性，权利要求应以发明创造可实施的最小单元写独权，但应进一步包含应用、最终产品等多个独权，譬如涉及整机的零部件时，应包含零部件独权和整机独权。

如：A生产搅拌机，B生产计量系统，C购买A生产的搅拌机和B生产的计量系统后生产混凝土搅拌站。整机产品为混凝土搅拌站，混凝土搅拌站包括搅拌机、传送系统、计量系统、存料系统等，创新点在搅拌机和计量系统上。

若申请文件仅包括混凝土搅拌站的独权，除非有证据证明A、B、C存在共同侵权的可能，否则A、B的行为肯定不侵权。

若申请文件仅包括搅拌机或计量系统的独权，则A或B的行为是制造侵权，C的行为属于使用侵权。但，为生产经营目的，使用不知道且不应知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品、且举证证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任，如果C能证明合法来源，则无需承担赔偿责任。进一步的，使用者实际不知道且不应知道其使用的产品是未经专利权人许可而制造并售出，能够证明其产品合法来源且能够举证证明其已支付该产品的合理对价的，对于权利人请求停止使用行为的主张，不予支持，也就是说C可能连停止侵权的责任都不用承担。侵权赔偿依据填平原则仅能依据搅拌机的价值来计算损失或者获利。

若申请文件包括搅拌机、计量系统、混凝土搅拌站的独权，则C为生产，逃脱不了各种法律责任。且C的侵权行为赔偿，可依据混凝土搅拌站的价值来计算获利（一般情况下，认为整机比零部件的获利要大），且A、B的行为不仅分别侵犯搅拌机、计量系统的保护范围，还存在共同侵犯混凝土搅拌站权利的可能。

6.为了提高对使用涉嫌侵权行为的保护，涉及产品的发明创造，尽可能包含使用方法的独权。使用者实际不知道且不应知道其使用的产品是未经专利权人许可而制造并售出，能够证明其产品合法来源且能够举证证明其已支付该产品的合理对价的，对于权利人请求停止使用行为的主张，不予支持，但若存在使用方法的权利要求，则使用者使用时存在侵犯使用方法权利要求的可能。

7.为了便于侵权行为认定，权利要求尽量采用单侧撰写，且是产品本身一侧，有多侧需要保护的，每侧均单独保护。

8. 被诉侵权产品的制备方法与专利方法既不相同也不等同的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。如非特殊要求，不应以制备方法界定产品的技术特征，而应以产品本身界定产品的技术特征，可以将制备方法作为另外独权保护。

如：甲有一个专利，一种产品，包含A、B、C成分，且限定通过干蒸获得。乙生产了一种产品，也包含A、B、C成分，若甲主张乙侵权，则还得证明乙的生产方法也是干蒸，反之，若乙能证明其不是通过干蒸而是通过其他方法（非等他）获得，则不侵权。

9. 涉及生产产品方法的发明创造时，应尽可能包含方法独权和产品独权。

如：一种制造橡胶的方法。使用此方法，属于使用此专利方法的行为，侵权；使用、许诺销售、销售、进口（等行为）依照该方法直接获得的橡胶，属于使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为，侵权；购买前述橡胶后，制造成轮胎，属于将依照专利方法直接获得的产品（橡胶）进一步加工、处理而获得的后续产品，进行再加工、处理的行为，属于使用依照该专利方法直接获得的产品的行为，侵权；销售上述轮胎，用于生产汽车，是对该后续产品（轮胎）的进一步加工、处理，不属于使用依照该专利方法所直接获得的产品的行为，不侵权。

如果有橡胶产品权利要求，则生产出的橡胶侵权，由于轮胎是用该橡胶生产，因此轮胎本身侵权，汽车上用了该轮胎，也侵权。

10. 步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用，为了尽可能大的获得保护范围，如非特殊要求，方法专利权利要求不应对步骤顺序有明确限定。

11.为了避免经过无效程序后保护范围受到限制，不得采取完全递进引用的方式。

如：权1包括A+B，权2引1进一步包括C，权3引2进一步包括D，权4引3进一步包括E。无效过程中，权1被无效，两种选择：

第一种选择，不做任何修改，保护范围分别为：A+B+C、A+B+C+D、A+B+C+D+E；

第二种选择，进行修改，保护范围最大为A+B+C、A+B+D、A+B+E三者中的一个，选择其中一种，另外两种方案则不侵权。

无论何种选择，都没法使权利保护范围最大化。

三、关于说明书撰写的探讨

1. 专利所要克服的技术缺陷的技术方案、整体上属于现有技术的技术方案，不应纳入保护范围的内容。被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案，或者属于背景技术中的技术方案，权利人主张构成等同侵权的，不予支持。背景技术应仅包含发明创造的相关的现有技术，背景技术中对现有技术及专利所要克服的技术缺陷的描述尽量结合主权的内容，避免主权的保护范围包括有现有技术，或者主权包括了所要克服的技术缺陷的技术方案。

如，针对混凝土搅拌站中的搅拌机构的发明创造，背景技术仅针对搅拌机构本身介绍即可，而不应针对整个混凝土搅拌站进行介绍，更不应针对混凝土搅拌站的其他机构进行介绍。

2. 在确定专利权保护范围时，不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中。背景技术中描述的技术问题、发明内容部分的发明目的、发明内容部分的有益效果描述要一一对应，且应该都是最主要的，并与主权项对应，确保主权项能解决描述的技术问题、能实现发明目的、能达到所描述的有益效果，至于其他附加的技术问题、发明目的及有益效果可在具体实施方式中进一步根据技术特征详细说明。

3. 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。专利权的保护范围不应受说明书中公开的具体实施方式的限制，但权利要求包括功能性特征的除外。因此，权利要求中存在以功能或者效果表述的功能性特征时，说明书中应尽可能多的给出具体实施方式。

4.为了便于等同侵权的认定，每个实施例的原理、有益效果均应详细说明，权利要求中提及的区别技术特征，均应对应原理说明、有益效果说明（也有利于创造性的认定）。

5. 说明书对技术术语的解释与该技术术语的通用含义不同的，以说明书的解释为准，对于专利文件中的自定义词，应当依据说明书中的特定含义进行解释，如果在说明书中未对自定义词的含义作出定义，同时本领域普通技术人员结合权利要求、说明书的上下文也无法予以清楚解释，导致无法确定权利要求的保护范围的，可以判决驳回原告诉讼请求。因此，技术术语存在特定含义时，说明书务必对其详细说明和解释。

当然，以上总结的可能并不全面，仅仅是笔者在实际工作中和理论研究中对遇到的部分问题的思考。另外，专利申请文件的撰写不仅仅要考虑专利权人的维权，还应综合考虑授权、无效等多个程序，均有待进一步研究探讨。