如何运用主动修改手段维护专利申请人利益？

我们知道，在发明或实用新型申请初期，很多时候发明人或申请人对于专利本身的认识并不够充分，或者说为了早日拿到申请号，会尽量提前进行专利申请。

往往这样的情况下，代理人也并不是很清楚哪些方案重要，哪些方案次要，权利要求的布局会按照当时所认为的重要方案进行布局。往往在一段时间后，想对放到说明书中而未放到权利要求的方案进行保护时，或者觉得原权利要求保护的范围不合理时，那我们应该怎么办呢?

实际上，在专利申请的流程中，可以通过主动修改来进行补救或完善，只不过笔者发现很多申请人对于专利申请中的主动修改这一手段并不清楚。

因此，笔者将在下文中分析如何合理运用这一手段来更好的为申请人服务。

专利法实施细则第51条第一款和第二款中规定：

(1)发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国家知识产权局专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

(2)实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

专利法第三十三条规定：

“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

根据审查指南第二部分第八章5.2.1.1中记载的“不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。”

发明的主动修改有两个时限规定，实用新型和外观设计有一个时限规定，但是并不限定次数，也就是说在规定的时限内，可以进行多次主动修改。这是一个对于申请人来说很不错的手段，但是很少有申请人能意识到这一点。

在主动修改规定的期限内，申请人可以提出主动修改，将原说明书中记载而权利要求中没有记载的方案提到权利要求中进行保护。当申请人在申请后到主动修改期限结束前，检索到一些现有技术，发现本申请的授权前景不高，或者发现原申请的某个权利要求存在不清楚的缺陷时，在不增加权利要求项数的前提下，可以将说明书中记载的方案放到原权利要求的独权方案里，也可以放到原权利要求的从权方案里。

这种操作有利有弊，好处在于会克服一些权利要求不清楚的问题、提高授权率、缩短审查周期等，坏处在于往往会使得权利要求的保护范围变小。

下面笔者将带来一些其他的主动修改方式可以更好的维护申请人的利益，例如：

在主动修改的过程中，可以将说明书中记载而权利要求未记载的方案提到权利要求中作为新的独立权利要求或从属权利要求。或者，如果在撰写过程中，一条权利要求包含了多个技术方案，在主动修改的过程中，也可以将一条权利要求拆成多条权利要求。

上述两种方式不仅可以增加权利要求的项数，还可以将更多的方案合理的进行保护，同时如果一条权利要求包含了多个技术方案，在主动修改中进行拆分，在一定程度上可以避免后期下发关于专利法第26条第4款的审查意见，从而可以缩短审查周期。

PS：上述增加权利要求项数的方式，不会收取额外的官费。(例如，中国专利申请时，权利要求超过10项需要额外收费，附加费从第11项起每项增收150元)

当然了，对原有权利要求保护的范围不合理的情况下，通过主动修改还可以进行重新撰写权利要求。或者在专利申请时，由于专利附图较为复杂，或者因为疏忽，一些附图中的技术特征，在权利要求或说明书文字部分中并没有明确的文字记载，这时可以将附图中体现而全文文字部分未体现的技术特征撰写到权利要求或说明书文字部分中。主动修改的条件实际上是很苛刻的，不能超范围的修改意味着无论是提取说明书中的技术方案到权利要求中，还是对原权利要求进行重新撰写，都不能超出原说明书和权利要求记载的范围。例如，原权利要求中仅记载了A的材料为铁，即使A可以由其他材料制成，是本领域技术人员不需要付出创造性劳动就能得到的，或者现有技术中已经公开了A可以由其他材料制成，在主动修改中将“A的材料为铁”修改成“A的材料为金属”，这也将导致修改超范围。因此，这就要求在原申请撰写阶段，需要尽可能的在说明书中公开较多的实施例，即使该方案对提高新创性的价值不大，但是在主动修改中，这有可能会成为重要的修改凭证。

同样的，在通过专利合作条约(PCT)进行专利申请时，申请人也有很多机会可以进行主动修改，PCT专利申请的流程包括国际阶段和国家阶段，在国际阶段中，申请人可以根据PCT 19条、34条进行修改，在国家阶段中，申请人可以根据PCT 28/41条进行修改。其中，19条允许对权利要求书进行修改。34条、28/41条允许对权利要求书、说明书和附图进行修改。

值得注意的是，28/41条均有规定，修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围，除非选定国的该国法允许修改超出该范围。这对申请人来说是十分有利的，要知道，通过PCT进行专利申请的费用相对国内申请较为昂贵，如果在专利申请后发现该方案因为没有足够的创造性从而很难获得授权的前提下，申请人可以通过对原申请进行再创新，补入更多有利于授权的技术方案到原申请中，从而更有利于后期进入国家后的审查答复。

当然了，在这个过程中，由于可以超范围修改，还可以补入一些对授权帮助不大，但是有利于产品保护的具体技术方案;或者还可以就原申请中的各个技术方案进行重组，以获得更多的技术方案。

就笔者个人的经验而言，在多次修改的过程中，往往需要多位专利代理人进行通力合作。

一般的，每个专利代理人均有各自成型的惯性思维，而对于一个技术方案而言，各个代理人的切入点和布局思路会有很大的不同，若申请时撰写专利稿件的代理人和做主动修改时的代理人是同一个人，有时很难挖掘到更多更有利于保护，或有利于授权的技术方案。并且，对于申请文件的撰写，如果存在公开不充分，或权利要求不清楚的问题等时，往往同一个代理人很难找到这些问题。而这些问题在后的审查中，往往又是很容易被针对的点。

多次的主动修改，可以帮助申请人将一份专利进行多次的补救或完善。要知道专利授权只是一个门槛，如果一份质量较差而方案本身较优的专利申请轻松通过了授权，到了真正检测专利生死存亡的无效阶段，也很容易被竞争对手无效掉，这对于申请人来说才是真正的痛点!

若上述的主动修改均不能达到预想的效果，还可以采用分案申请或要求优先权的方式进行重新布局保护，这些笔者将在以后的文章中详细分析。(作者：马俊仁)

来源：北京超凡知识产权