注册他人期满未续展商标或损害商标注册秩序

 案 情

        原告：泉州市泉港区春回大地电子科技有限公司(下称春回大地公司)

        被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）

        第三人：上海电影股份有限公司（下称上海电影公司）

        第14374197号“SFC”商标（下称诉争商标）由春回大地公司于2014年4月14日提出注册申请，并于2015年7月21日获准注册，核定使用在第41类配音、录像带发行、私人健身教练服务、出借书籍的图书馆、动物训练、为艺术家提供模特服务、娱乐、组织教育或娱乐竞赛服务上。

       2015年11月2日，上海电影公司以诉争商标属于《中华人民共和国商标法》（下称商标法）第四十四条第一款所指的以“其他不正当手段”取得注册情形为由，向商标评审委员会提出无效宣告请求。2016年9月6日，商标评审委员会作出商评字［2016］第77568号商标无效宣告请求裁定（下称被诉裁定），认为春回大地公司注册资本3万元，经营范围为“电子产品研发、办公用品批发”，其在多个商品、服务类别上申请注册了包括诉争商标在内的400余件商标，明显超出经营所需和能力范围，具有抢注和囤积商标营利的目的。前述行为扰乱了正常的商标注册秩序，有损公平竞争的市场秩序，违反诚实信用原则，不应鼓励和支持。因此，诉争商标的注册违反了商标法第四十四条第一款的规定，应予无效宣告。依据商标法第四十四条第一款、第四十四条第三款、第四十六条的规定，商标评审委员会裁定：诉争商标予以无效宣告。

      春回大地公司对被诉裁定不服，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。春回大地公司诉称：一、商标评审委员会超范围审理。上海电影公司在无效宣告申请书中虽将商标法第四十四条列为法律依据，但理由则是强调诉争商标的注册损害其特定民事权益。倘若依据上海电影公司的申请理由进行审理，则难以得出诉争商标的注册违反商标法第四十四条规定的结论。但是，商标评审委员会擅自查询春回大地公司商标注册情况，并据此认定诉争商标的注册违反商标法第四十四条第一款的规定，该行为已经超出上海电影公司理由范围，显属不当。二、商标评审委员会遗漏主要证据。春回大地公司为证明其商标注册情况符合经营需要，于评审阶段提交了两家全资子公司的营业执照等证据材料，但商标评审委员会在被诉裁定中未予列明。三、商标评审委员会对于春回大地公司的注册资本、经营范围、商标注册情况等事实的认定错误。春回大地公司注册资本1299万，拥有3家全资子公司（泉州花城电子商务有限公司、泉州绿地运动装备有限公司、泉州民东文化艺术有限公司）及1家分公司（泉州市泉港区春回大地电子科技有限公司涂岭分公司），经营范围涉及各行各业。春回大地公司虽然申请有400余件商标，但诸如“徐夫人”“SFC”“惠泉”等商标均主要起防御作用，除去防御商标及已无效的商标外，剩余商标恰能满足其子公司、分公司及其自身经营需要。此外，春回大地公司从未售卖商标，亦无囤积意图。需强调的是，诉争商标标识“SFC”曾由案外人上海申花足球俱乐部有限公司注册并使用，后因期满未续展而失效，进而成为任何人都可以申请注册的资源。因此，春回大地公司申请诉争商标符合法律规定，并未扰乱商标注册秩序。四、商标评审委员会适用法律错误。商标法第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”系指注册手段而非注册目的的不正当性。诉争商标并非通过欺骗、伪造证据、贿赂等不正当手段取得注册，故未违反商标法第四十四条第一款的规定。五、上海电影公司提出无效宣告申请具有主观恶意。上海电影公司之所以针对诉争商标提出无效宣告申请，目的在于为其自身申请“SFC”商标排除障碍。上海电影公司在明知春回大地公司在先申请“SFC”商标的情况下，不但未尽合理避让义务，还恶意提起无效宣告申请，该行为破坏了我国商标制度中的先申请原则，扰乱了春回大地公司的正常经营秩序。综上，春回大地公司请求法院依法判决撤销被诉裁定，并判令商标评审委员会重新作出裁定。

 审 判

      一审法院经审理认为：春回大地公司在缺乏真实使用意图的情况下，将同一案外人在不同商品、服务类别上期满未续展的多个“SFC”商标申请注册，明显属于囤积商标的行为，被诉裁定关于诉争商标的注册属于商标法第四十四条第一款所指的以“其他不正当手段”取得注册的认定正确。春回大地公司以其变更后的工商登记信息主张其申请400余件商标未超出经营所需和能力范围，事实依据不足。春回大地公司关于上海电影公司提出无效宣告申请具有恶意，且破坏先申请原则的主张，缺乏事实及法律依据。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决驳回春回大地公司的诉讼请求。

      一审判决作出后，春回大地公司不服向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

 重点评析

      本案中，春回大地公司主张因案外人上海申花足球俱乐部有限公司在多个商品及服务类别上申请注册的“SFC”商标有效期满未续展，故“SFC”标识属于任何人均可以申请注册的资源，其申请注册包括诉争商标在内的多个“SFC”商标，手段正当未违反商标注册秩序。商标评审委员会与上海电影公司则认为春回大地公司将他人在多个商品及服务类别上期满未续展的商标申请注册，其目的并非基于使用，而在于囤积与售卖，故诉争商标属于以“其他不正当手段”取得注册的情形。由于各方对诉争商标源于案外人上海申花足球俱乐部有限公司的期满未续展商标，以及除诉争商标外，春回大地公司另将上海申花足球俱乐部在其余多个商品及服务类别上期满未续展的“SFC”商标予以注册的事实并无争议，故本案的争议焦点主要在于法律适用问题，即将他人期满未续展商标申请注册的行为是否属于商标法第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”注册商标的行为。

 一

      “其他不正当手段”的法律适用


      “诚联及图”争议商标案是最高人民法院最早明确“其他不正当手段”适用标准的案件。最高人民法院在该案中认为，修改前商标法第四十一条第一款（对应现行商标法第四十四条第一款）涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨碍商标注册管理秩序的行为。

      2010年，最高人民法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十九条采用列举加兜底的方式，进一步明确了“其他不正当手段”的适用范围，即扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等手段。2017年实施的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条再次对“其他不正当手段”的适用条件予以明确。由司法解释及相关案例可知，“其他不正当手段”仅适用于绝对事由，保护的是公共利益和公共秩序，而非特定民事权益。

 二

       注册期满未续展商标的行为性质


       商标法第四十条规定：“注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。”同时，商标法第五十条规定：“注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。”由前述规定可知，倘若原商标注册人到期未续展注册商标，且该商标注销之日起超过一年，则其他主体申请与该商标相同的商标可依法获准注册。亦即，法律并未禁止注册他人期满未续展的商标，而是从避免混淆的角度，设定了一年的期限。

      尽管从设权的角度，超过一定期限，将他人期满未续展商标申请注册未违反法律规定，但从前述行为性质而言，并不必然正当。商标权是一种标识性权利，其起到承载市场主体商誉的作用，然而在实践中并非所有的市场主体都能够对商标期满续展尽到足够的注意义务。换言之，注册商标期满未续展可能出于多种原因，或因商标权人主动放弃，或因商标权人疏忽，或因商标权人破产清算等其他客观原因所致。因此，商标期满未续展并不意味着原注册人必然已实质放弃该商标，在此意义上，将他人期满未续展的商标申请注册，并不当然地具备正当性。

 三

      注册期满未续展商标构成以“其他不正当手段”取得注册情形的考量因素


 1.是否达到一定规模

       如前所述，商标法第四十四条第一款“其他不正当手段”适用于商标不予注册的绝对理由，保护的是公共利益，因此，在判断诉争商标是否违反前述规定时，不仅需要考量诉争商标申请人在申请诉争商标时是否采用了不正当手段，还应结合诉争商标申请人申请注册其他商标的情况整体予以分析。

      本案根据查明事实，除诉争商标“SFC”外，春回大地公司将案外人上海申花足球俱乐部有限公司在多个商品及服务类别上期满未续展的“SFC”商标均予注册。并且，除申请注册上海申花足球俱乐部有限公司期满未续展商标外，春回大地公司还将包括中国人民大学在内的多个主体的期满未续展商标予以注册。因此，春回大地公司具备大量且多次申请他人期满未续展商标的情形。

 2.是否采用不正当手段

      本案根据查明事实，春回大地公司在申请诉争商标时，其法定代表人庄某系某知识产权代理公司监事。因监事负有监督公司高级管理人员执行公司职务行为的职权，故可以认定，庄某任知识产权代理公司监事期间，其对于知识产权业务有充分地了解，属于知识产权从业人员。并且在案证据亦表明，庄某具有长期从事知识产权代理的经历。因此可以合理推定，春回大地公司在申请包括诉争商标在内的多个“SFC”商标时，其法定代表人庄某具备监测期满未续展商标的能力。

      商标法第十九条第四款规定，商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。该款规定的立法目的旨在规制商标代理机构恶意抢注、囤积大量商标的行为。但由于前款规定所限制的主体为商标代理机构，而非商标代理机构的工作人员，因此实践中可能存在商标代理机构工作人员违反诚实信用原则，利用其所掌握的商标信息恶意抢注、囤积商标的情形。本案中，春回大地公司的法定代表人庄某具有长期从事知识产权代理的经历，在无充分证据表明春回大地公司实际从事经营行为的情形下，春回大地公司申请他人期满未续展商标的行为难谓正当。

 3.是否基于真实使用意图

      商标法第四条第一款规定：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。”根据该条款规定，民事主体申请注册商标，应当基于真实的使用需求。使用意图属于主观因素，在判断商标申请人申请诉争商标是否基于真实使用意图时，需要根据商标申请人提供的其将诉争商标投入实际使用或准备投入实际使用的相关证据材料加以判断。本案中，从春回大地公司提交的证据来看，其仅提交了载有“SFC”商标的宣传单及委托他人印制宣传单的委托合同，由于宣传单上载明的服务内容与诉争商标核定商品并无关联，因此，仅凭宣传单及印制合同难以认定春回大地公司有使用诉争商标的意图。

 4.是否超出实际经营所需

      本案中，被诉裁定认定春回大地公司申请包括诉争商标在内的400余件商标已超出其经营所需，春回大地公司则于诉讼阶段提交了三家子公司及一家分公司的工商登记信息，以表明其商标注册情况并未超出经营所需和能力范围。对此，法院经审理认为：首先，春回大地公司当庭自认其在注册资本、经营范围变更前已申请注册有400余件商标，而春回大地公司变更前的注册资本为3万元，经营范围为“电子产品研发、办公用品批发”，春回大地公司并未就其于变更前申请四百余件商标的情况做出合理解释；其次，虽然春回大地公司于诉讼阶段变更了注册资本、经营范围，并设立了多家子公司、分公司，但是，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，由于我国现行公司资本制度采取认缴制，故注册资本并不足以反映春回大地公司真实的资本情况。至于公司的经营范围，因受公司章程的约束，属于公司内部权力事项，故即使春回大地公司的经营范围发生变更，亦不足以证明其实际业务领域有所变化。因此，在春回大地公司并未提交充分证据证明其财务状况的情况下，仅凭春回大地公司及其子公司、分公司的工商登记信息，尚不足以认定其经营规模较注册资本及经营范围变更前有重大变化。春回大地公司以其变更后的工商登记信息主张其申请400余件商标未超出经营所需和能力范围，证据不足。

      综合考虑前述因素，法院认为，春回大地公司在缺乏真实使用意图的情况下，将同一案外人在不同商品、服务类别上期满未续展的多个“SFC”商标申请注册，明显属于囤积商标的行为，该行为既可能对案外人继续使用商标产生影响，亦可能对其他市场主体基于经营需要注册商标造成阻碍，在此意义上，已扰乱了正常的商标注册秩序，故诉争商标的注册构成商标法第四十四条第一款规定的以“其他不正当手段”取得注册的情形。（楼三丹）