外文欧盟商标近似性认定

—为什么“双喜”难阻“DOUBLE HAPPINESS”注册为欧盟商标？

导言

随着中欧经贸关系发展，越来越多的中国企业意识到将中国品牌打造成为欧洲市场认可的品牌的重要性，将其含中文文字的商标注册为欧盟商标。欧盟商标注册为权利人提供一种高效的机制，以确保其在欧盟境内享有商标专用权，禁止他人在相同商品或服务上使用与其注册商标相同的标志。权利人还有权禁止他人在同一种商品或服务上使用近似商标，或者在类似商品或服务上使用相同或近似商标，但条件是存在混淆的可能性（2017/1001条例第9条）。

商标近似性在欧盟商标侵权判断中至关重要，为混淆可能性的前置条件。本文旨在讨论包含同一中文文字或其中之一包含对应外文翻译的两个欧盟商标的近似性认定。这一问题尤其对中国权利人有意义，因为它决定了中国商标注册人在多大程度上可以禁止他人在同一种商品或者类似商品上使用包含同一中文文字或者对应外文翻译的商标。2017“双喜”欧盟商标异议及上诉案件可让我们对此问题有所了解。

案情简介

“双喜”商标为我国广东中烟工业有限责任公司(以下简称“广东中烟”)所持有，在我国烟草行业内享有较高知名度。为拓宽国际市场，广东中烟出资成立中烟英美烟草国际有限公司（以下简称“CTBAT”），后者负责在中国以外市场管理“双喜”品牌。在此背景下，CTBAT申请将三个含有中文文字“囍”的标志(如下)注册为欧盟商标，于2015年获准注册。

同年，N.V.Sumatra Tobacco Trading Company在同类商品(烟草制品)上申请注册另一欧盟商标，该商标包含英文文字“DOUBLE HAPPINESS”以及中文文字“囍”，如下所示:

“DOUBLE HAPPINESS”商标经初步审定并公告后，CTBAT在法定期限内提出异议申请。欧盟知识产权局异议部门裁定异议不成立。CTBAT提起上诉。

2017年10月17日，上诉委员会驳回上诉，认为争议商标“DOUBLE HAPPINESS”与三个在先商标“双喜”都不存在混淆可能性。2018年3月，被异议商标核准注册。

下文逐一阐述：（一）异议所依据的法律；（二）异议及上诉的理由；（三）上诉委员会驳回上诉的理由。

一、法律框架

欧盟商标条例(2017/1001条例)第8条1款b项规定，经在先商标所有人异议，如果申请注册的商标与在先商标相同或近似，并且商标指定的商品或服务相同或类似，从而可能会给在先商标保护地域的公众造成混淆的，不予注册。

实际上，如果商标和商品均相同，商标保护是绝对的，不需要混淆可能性(欧盟商标条例第8条1款a项)。而条例第8条1款b项适用于商标和商品仅相似，或者商标和商品其中之一相同的情形。在b项之下，在先商标成功反对在后欧盟商标注册的前提是证明混淆的可能性。

欧盟法院在多个案件中指出，混淆的可能性以商标相同或近似，并且商标指定的商品或服务相同或类似为先决条件(欧盟法院2010年11月25日判决，案号C-216/10P)。这两个先决条件是累积性的（Cumulative），这就意味着如果商标不相同也不近似，商标异议因此即不能成立，不管商品或服务类似程度、在先商标的知名度或者在先商标的显著性(欧盟法院2011年3月24日判决，案号C-552/09P)。

根据欧盟一惯的司法实践，为判断商标近似性，将对商标在三个层面予以比较：视觉层面、读音层面以及概念层面。商标视觉、读音及概念近似性比较必须基于各商标产生的整体印象，要特别考虑到商标显著及主要部分。商标近似性判断并不等同于将组合商标中的一个组成部分与另一商标对比，相反，应将各个商标作为整体予以对比(欧盟法院2005年10月6日判决，案号C-120/04)。

二、异议及上诉理由

异议人CTBAT认为争议商标“DOUBLE HAPPINESS”根据欧盟商标条例第8条1款b项之规定，不能予以核准注册。异议被裁定不成立后，CTBAT上诉称，争议商标与在先商标由于都含有中国文字“囍”而在视觉上及概念上高度近似。对于大部分欧盟相关公众而言，这个“囍”字会被理解为同一个东方文字，即使他们并不懂得字意。而对于欧盟境内能读懂中文的相关公众而言，中文字意会加强商标概念上的近似性，并且文字读音相同。争议商标就同一种商品申请注册，容易导致混淆。

三、裁判理由

上诉委员会将争议商标与三个在先商标一一对比，认为商标在形状、结构、视觉表现以及颜色组合上都不相同，产生完全不同的整体印象。争议商标与在先商标唯一相似之处在于它们都含有一个装饰性的线条图形（“囍”）。经仔细检查，线条图形在结构上具有相似点，但仅此不能使商标成为近似。

概念上，争议商标包含有意义的单词“DOUBLE HAPPINESS”，而在先商标不表达任何含义，相关公众会把线性图形理解为没有特定含义的装饰元素。因此，商标从概念角度来看不近似。

读音上，委员会将中文文字看做是线性图形，而非可发音的文字，未作发音对比。

由于商标被判定为不相似，上诉委员会以异议不符合欧盟商标条例8(1)(b)为由驳回上诉。

结语

由于欧盟境内相关公众对于中文词汇不具备足够的认知能力，组合商标中的中文文字或将被看做是线性图形，既不表达任何含义，又没有读音，主要起装饰作用。

禁止他人使用同一中文文字或对应外文翻译作为另一商标组成部分存在难度。类似的问题存在于在我国注册外文商标的情形，判断外文商标与中文商标是否构成近似时，要考虑中国相关公众对外文词汇的认知水平。当国外商标权人采取多种措施在中文语境下保护外文商标（例如在我国申请注册外文的音译、意译）之时，我国商标权人不妨也可思考适合自己的商标海外保护策略。（作者：宋昕哲，法国知识产权法博士、IPSIDE研究员）